Marchi2023-10-04T14:24:07+00:00

60 anni a tutela della capacità  distintiva

Proteggendo gli investimentila posizione sul mercatola storia

COME TUTELIAMO I SEGNI DISTINTIVI

Servizi per i marchi

  • Consulenza per la tutela e la registrazione di marchi in Italia e all’estero.

  • Consulenza per la tutela e la registrazione di marchi collettivi e marchi di certificazione.

  • Deposito di domande di marchi Nazionali, dell’Unione Europea, Internazionali.

  • Ricerche di anteriorità in Italia e all’estero.

  • Ricerche di tipo figurativo tra i marchi anteriori.

  • Redazione di contratti di licenza, franchising, distribuzione esclusiva, cessione e trascrizioni titolarità.

  • Opposizioni a difesa di marchi in Italia e all’estero.

  • Azioni di nullità di marchi registrati in Italia e all’estero..

  • Azioni giudiziarie e stragiudiziali a difesa dei marchi in Italia e all’estero.

  • Sorveglianza internazionale per rilevare la pubblicazione di marchi simili o identici.

  • Sorveglianza marchi in ambito web e domini.

  • Estensione di marchi registrati in tutto il mondo.

  • Repliche a rilievi ufficiali sulle domande di marchio depositate.

Per qualsiasi domanda, richiesta, informazione o per ricevere un preventivo personalizzato siamo a vostra disposizione.

TUTELARE LA RICONDUCIBILITÀ ALL’IMPRESA

Il Marchio d’impresa

E’ un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi che una persona fisica o giuridica produce o mette in commercio.

Possono costituire Marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati digitalmente (parole, compresi nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni, tonalità cromatiche, ologrammi..) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

OLTRE AL DIRITTO DI ESCLUSIVA

11 motivi per registrare un marchio

  • Garantisce al titolare un diritto di esclusiva sull’utilizzo.
  • Protegge la riconducibilità univoca alla propria azienda o al proprio prodotto e/o servizio in un mondo globalizzato.
  • Consente la difesa tempestiva in caso di contraffazione ed è un deterrente per un terzo ad utilizzare un Marchio simile.
  • Facilita l’individuazione tramite motori di ricerca.
  • Consente l’acquisizione di nuovi territori in esclusiva.
  • Semplifica l’esportazione di prodotti e servizi.
  • Protegge i propri investimenti pubblicitari.
  • Può essere utilizzato per accedere a finanziamenti.
  • È un bene immateriale iscrivibile a bilancio.
  • Tutela un bene destinato ad aumentare il suo valore nel tempo.
  • E’ asset da proteggere.

FAQ MARCHI

Scopri di più sui marchi

Quali sono i requisiti di registrazione di un marchio?2023-08-08T12:01:55+00:00

NOVITÀ, CAPACITÀ DISTINTIVA, LICEITÀ

Novità

Assenza di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti e/o servizi uguali o affini nella medesima classe. Prima di registrare un marchio, o più generalmente di utilizzare una denominazione a scopo commerciale, è molto importante effettuare una ricerca di anteriorità per verificare che il marchio che si ha scelto non sia già oggetto di protezione. Un consulente in proprietà intellettuale regolarmente iscritto all’albo conosce approfonditamente la normativa, ha accesso alle banche dati a pagamento mondiali e indaga anche sulle somiglianze con altri marchi da tutti i punti di vista (visivo, fonetico, concettuale…). L’UIBM non effettua ricerche di anteriorità al momento della verifica antecedente alla pubblicazione. La mancata analisi di marchi anteriori potrebbe portare anche alla richiesta di un risarcimento danni dai proprietari dei marchi anteriori al tuo o per esempio all’ottenimento di un marchio più debole o addirittura non azionabile.

Capacità distintiva
Capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri: dal momento che l’obbiettivo principale del marchio è tutelare la riconducibilità, è opportuno ricorrere a denominazioni che non presentino carattere descrittivo in relazione alle attività svolte. Un Marchio non può limitarsi a parole che indichino solamente il tipo di servizio o prodotto a cui si riferiscono o caratteristiche di esso, ad esempio non è possibile registrare il marchio “Ottima scuola di nuoto outdoor a Torino” per un’attività che è una scuola di nuoto a Torino.

Liceità
Non si possono registrare Marchi che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all’ordine pubblico.

Devo eseguire una ricerca di anteriorità?2023-08-08T11:56:40+00:00

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTENZIOSI ED OTTENIMENTO DI UN MARCHIO FORTE

La ricerca di anteriorità verifica la presenza di marchi potenzialmente confondibili da tutti i punti di vista in un preciso ambito.

Prima di registrare un marchio, o più generalmente di utilizzare una denominazione a scopo commerciale, è molto importante effettuare una ricerca di anteriorità per verificare che il marchio che si ha scelto non sia già oggetto di protezione. Un consulente in proprietà intellettuale regolarmente iscritto all’albo conosce approfonditamente la normativa, ha accesso alle banche dati a pagamento mondiali e indaga anche sulle somiglianze con altri marchi da tutti i punti di vista (visivo, fonetico, concettuale…).

Clicca qui per saperne di più sulle ricerche di anteriorità.

L’Ufficio italiano (UIBM) non effettua ricerche di anteriorità sul ricevimento di una nuova domanda di marchio.

La mancata analisi di marchi anteriori potrebbe portare anche alla richiesta di un risarcimento danni dai proprietari dei marchi anteriori al tuo o per esempio all’ottenimento di un marchio più debole.

Cosa sono le classi di un marchio?2023-08-08T11:50:37+00:00

COSA SONO LE CLASSI DI UN MARCHIO? LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

I prodotti e servizi designati, mediante le classi della Classificazione di Nizzadefiniscono l’ambito di tutela di un marchio pertanto allo scopo di presentare una domanda di registrazione o ad esempio eseguire una ricerca di anteriorità, è necessario conoscere con precisione quali sono/saranno i prodotti e servizi che verranno contrassegnati dal marchio in questione.

I Paesi membri dell’Accordo di Nizza sono tenuti, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la Classificazione di Nizza ed a indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi e/o le precise sottoclassi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono depositati.

Si specifica che la lista di prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio non può essere ampliata ma solo limitata.

Oltre alla classificazione di Nizza, esistono altre classificazioni utilizzate per scopi specifici o in ambiti geografici specifici come la classificazione di Viena, utilizzata per classificare i marchi figurativi, ovvero i marchi costituiti principalmente da elementi grafici, come immagini, disegni o simboli. Questa classificazione categorizza i marchi in base a elementi grafici specifici, come linee, punti, forme, colori, ombre, etc.

Cos’è un marchio collettivo?2023-08-08T11:56:58+00:00

ORIGINE, NATURA, QUALITA’

Un marchio collettivo serve a garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi. E’ disponibile in Unione Europea ed anche in Italia.

È concesso ad un soggetto, persona fisica o giuridica (inclusi i consorzi) che assume la carica di garante della provenienza o della qualità di prodotti o servizi (ad esempio Marchi di consorzi famosi, di formaggi, di alberghi, ecc.).

Il Marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori geografici, storici ed ambientali.

Il regolamento d’uso è un elemento fondamentale di ogni marchio collettivo e deve dettagliare le persone autorizzate a utilizzare il marchio e le condizioni per far parte dell’associazione di utilizzatori del marchio.

Cos’è un marchio di certificazione?2023-08-08T11:40:51+00:00

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

Un marchio di certificazione ha lo scopo di certificare determinate caratteristiche in un prodotto o servizio. Tali caratteristiche sono espresse nello specifico regolamento d’uso che viene depositato congiuntamente alla domanda di marchio o entro due mesi dalla stessa.

Un marchio di certificazione può essere depositato in Italia così come in Unione Europea tuttavia solo il marchio di certificazione nazionale italiano può essere utilizzato per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi.

Il regolamento d’uso del marchio di certificazione deve contenere:

  • la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
  • le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
  • le condizioni d’uso del marchio di certificazione;
  • le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione

Il richiedente del marchio di certificazione non può gestire un attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi designati dal marchio certificato, pur potendo essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o un organismo di diritto pubblico, deve mantenere l’obbligo di neutralità.

Quali marchi non si possono registrare?2023-08-08T11:36:21+00:00

MARCHI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE

A solo titolo di esempio si citano alcune delle esclusioni previste

  • stemmi, segni, emblemi, di interesse pubblico, a meno di autorizzazione dell’autorità competente
  • segni idonei ad ingannare il pubblico, su provenienza geografica, natura o qualità
  • ritratti di persone senza consenso, nomi di persona diversi dal richiedente
  • segni identici o simili a segno già noto se può determinare confusione per il pubblico
  • segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche
  • segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura
  • segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio
Cos’è la sorveglianza dei marchi?2023-08-01T13:14:05+00:00

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI CONFONDIBILI, ENTRO LE TEMPISTICHE PRESTABILITE

Il servizio di sorveglianza marchi prevede l’invio con cadenza mensile di un riepilogo delle domande di marchi simili pubblicate (e talvolta non ancora pubblicate) nell’ambito designato (territorio e classe di prodotti o servizi) redatto su base di una verifica nelle banche dati ufficiali dei paesi in tutto il mondo e dettagli relativi ad esse, in particolare tempistiche per l’opposizione, prodotti e servizi oggetto della domanda e richiedente.

L’Ufficio italiano (UIBM) non effettua ricerche di anteriorità sul ricevimento di una nuova domanda di marchio.

Il servizio di sorveglianza marchi ha lo scopo di consentire al richiedente del marchio sorvegliato di depositare opposizione alla registrazione nei confronti di domande di marchi potenzialmente confondibili o dannosi entro i tempi stretti imposti dai vari uffici competenti nazionali e internazionali (il termine fissato per presentare opposizione ad una domanda di marchio italiana e comunitaria è di 3 mesi dalla data di pubblicazione) e viene attuato seguendo le esigenze del cliente, consentendo un monitoraggio completo e costante sul deposito di denominazioni simili e consentendo il monitoraggio di brand, inizialmente non in conflitto, che potrebbero diventarlo ad esempio a seguito di un allargamento dei territori o dei prodotti/servizi commercializzati evitando inoltre la volgarizzazione, che comporta una riduzione della capacità distintiva.

Ricorrere alla procedura di opposizione ha il fine di ottenere la limitazione o il rigetto della domanda di marchio in conflitto con una procedura più semplice e certamente meno dispendiosa di un’azione giudiziaria, pertanto il servizio di sorveglianza si rivela uno strumento importante per la tutela di una denominazione in considerazione di come il trend crescente del numero di depositi mondiali di domande di marchio sia seguito dal trend in crescita di casi di violazione.

La sorveglianza offerta è disponibile in oltre 200 paesi e registri e può essere estesa anche a marchi figurativi ed eventualmente a nomi societari.

E’ possibile cancellare un marchio di terzi?2023-08-08T12:27:51+00:00

AZIONI DI NULLITÀ

Si, è possibile cancellare un marchio di terzi in determinate circostanze. Ad esempio, se il marchio di terzi concesso non rispetta i requisiti di registrazione o se il proprietario del marchio non lo ha utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è possibile richiedere la cancellazione del marchio.

Le azioni di nullità di marchi dell’Unione Europea si svolgono direttamente all’interno dell’Ufficio Europeo (EUIPO) e sono di tipo amministrativo.

In italia è ora possibile altresì iniziare un’azione di nullità presso l’Ufficio nazionale (UIBM) in alternativa al ricorso ad una causa legale, rimanente un’opzione disponibile sia in Italia che all’estero.

Quali tipologie di marchio esistono?2023-08-23T14:17:20+00:00

TIPOOGIE DI MARCHI: MARCHIO DENOMINATIVO, FIGURATIVO, DI FORMA, DI POSIZIONE…

Esistono diverse tipologie di marchi che possono essere registrati presso gli uffici competenti. Tra le principali categorie di marchi si possono citare:

  1. Marchi denominativi: sono costituiti esclusivamente da parole, lettere o numeri, senza alcun elemento grafico o figurativo. La tutela si estende alla denominazione a prescindere dalla rappresentazione grafica.
  2. Marchi figurativi: sono costituiti da un disegno, un’immagine o un logo, senza alcuna parola o lettera.
  3. Marchi misti: sono costituiti da una combinazione di elementi denominativi e figurativi.
  4. Marchi di forma: sono costituiti dalla forma tridimensionale di un prodotto o della sua confezione.
  5. Marchi di posizione: sono costituiti da un’immagine o un disegno che viene utilizzato in una posizione specifica all’interno di un prodotto o di una confezione.
  6. Marchi sonori: sono costituiti da un suono o una melodia che viene utilizzata per identificare un prodotto o un servizio.
  7. Marchi di movimento, anche noti come marchi animati o marchi dinamici, utilizzano l’animazione o il movimento per creare un effetto visivo distintivo e riconoscibile. Questi marchi sono costituiti da una sequenza di immagini in movimento o da un video che viene utilizzato per identificare un prodotto o un servizio.

In base alle specifiche esigenze del cliente e del prodotto o servizio da proteggere, possiamo valutare quale o quali tipologie di marchio siano le più appropriate per ottenere la massima tutela e protezione del marchio stesso.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la registrazione di un marchio?2023-08-01T13:00:54+00:00

DEPOSITA SUBITO, DOPO LE ANALISI NECESSARIE

Indipendentemente dal momento in cui viene ottenuta la registrazione, è importante sottolineare che la protezione del marchio decorre dalla data di deposito della domanda pur diventando effettiva con la registrazione.

Ma quanto tempo ci vuole per registrare un marchio?

La tempistica per ottenere la registrazione di un marchio dipende da vari fattori, il che rende impossibile prevedere con certezza quanto tempo ci vorrà. Tuttavia, a titolo indicativo, si può dire che la registrazione di un marchio dell’Unione Europea, tramite il regime di Fast Track e in assenza di impedimenti, può richiedere dai 4 ai 5 mesi.

Per quanto riguarda la registrazione di un marchio italiano, i tempi sono generalmente più lunghi, ma inferiori ad un anno.

Per i marchi internazionali, non è possibile fare previsioni sui tempi di registrazione perché variano notevolmente in base agli uffici designati.

Da quando decorrono i diritti derivanti dalla registrazione di un marchio?2023-08-01T12:52:59+00:00

GLI EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE DECORRONO DALLA DATA DI DEPOSITO

Con riferimento ai marchi nazionali italiano ed ai marchi dell’Unione Europea, i diritti derivanti dalla registrazione di un marchio sono validi dalla data di deposito della domanda di registrazione presso l’ufficio competente (UIBM o EUIPO), e diventano effettivi con la data di registrazione. La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato, e di vietare ad altri di utilizzare marchi identici o simili per prodotti o servizi simili o affini, se tale uso può causare confusione nel pubblico.

Cos’è il diritto di priorità?2023-08-08T12:33:23+00:00

CRISTALLIZZA LA DATA DI DEPOSITO

Il titolare di una domanda di marchio ha a disposizione un periodo di sei mesi dalla data del primo deposito per rivendicare la priorità nella sua domanda in un territorio estero. Se la priorità viene rivendicata, nel caso in cui qualcun altro depositi una domanda successivamente, la domanda del titolare della priorità avrà la precedenza su quelle degli altri. In altre parole, il titolare della priorità avrà la possibilità di far valere i diritti di proprietà intellettuale relativi al marchio prima degli altri.

Posso sempre registrare nome e cognome come brand?2023-08-08T12:30:44+00:00

Posso sempre registrare nome e cognome come brand?

Il marchio patronimico è una tipologia di marchio molto diffuso costituito da nome e cognome oppure solo da cognome.

Il Codice di Proprietà Industriale nell’art.8 stabilisce che nomi e cognomi possono essere registrati come marchio e non solo da parte di colui che si chiama come la denominazione scelta per il marchio: chiunque può registrare il nome che preferisce purchè utilizzando il marchio non si leda la nomea, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare il nome, non si crei confusione sul mercato e non si dia adito a tutte le violazioni definite nel Codice di Proprietà Industriale e nel Codice Civile (l’ufficio nel caso di nomi importanti può richiedere un documento che testimoni che il titolare del nome e cognome presta il suo consenso).

Come nel caso di marchi di altre tipologie, è sempre opportuno effettuare delle ricerche di anteriorità, poiché se è presente un marchio anteriore che riporta prodotti e servizi in settori merceologici uguali o affini a quello che sto utilizzando che adotta una denominazione che corrisponde con il nome e cognome da me scelto, l’utilizzo del mio marchio potrebbe essere illegittimo.

Posso sempre utilizzare nome e cognome come brand?

Nello scorso paragrafo è stato utilizzato il termine potrebbe poiché allo stesso tempo l’art. 21 del Codice di Proprietà Intellettuale sancisce nel primo paragrafo che una persona conserva il diritto di usare nell’attività economica il proprio nome nonostante la preesistenza di un marchio registrato altrui col medesimo nome.

Nel paragrafo successivo l’art. 21 rimanda alla valutazione del singolo caso sulla base del parametro fondamentale per le decisioni riguardo ai marchi: la confusione indotta al consumatore. Questo parametro si ricava dall’attenta valutazione di tutti gli elementi che compongono i marchi in esame su base della normativa

“Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.”

Una sentenza della Corte di Cassazione sancisce l’illegittimità dell’uso posteriore del patronimico:

una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini.

La parte sottolineata della precedente citazione si ricollega alla prima citazione dell’art.8 del Codice di Proprietà Industriale, poiché in settori merceologici identici o affini è oggettivo il rischio di confusione sul mercato.

La Giurisprudenza sottolinea oltretutto come al cognome debba esser attribuita una maggiore considerazione rispetto agli altri elementi costitutivi del marchio.

In maniera ancor più stringente, la Corte di cassazione in un’altra sentenza specifica che:

“In caso di marchio patronimico, l’aggiunta di un qualche elemento ulteriore non vale, di per sé, a conferire il requisito della novità-distinguibilità ad un secondo marchio contenente il medesimo patronimico”.

Questo principio, tuttavia, non deve essere dato universalmente per vero (infatti è riportata la dicitura “di per sé”) ma rimanda all’analisi del carattere distintivo, su base del Codice di Proprietà Industriale, degli elementi (figurativi o verbali) che accompagnano il marchio patronimico.

Di seguito viene riportata una sentenza della Suprema Corte che recita:

qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 cod. civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società”.

In conclusione si evidenzia da parte della legge una maggior importanza per il titolare del marchio registrato nei confronti del titolare del nome e cognome che è soggetto alle limitazioni in funzione del primo.

Di conseguenza è sempre fortemente consigliato tentare la registrazione del proprio marchio patronimico se si sceglie di utilizzare nome e cognome come brand.

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