RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTENZIOSI ED OTTENIMENTO DI UN MARCHIO FORTE

COSA SONO LE CLASSI DI UN MARCHIO? LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

ORIGINE, NATURA, QUALITA’

Un marchio collettivo serve a garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi. E’ disponibile in Unione Europea ed anche in Italia.

È concesso ad un soggetto, persona fisica o giuridica (inclusi i consorzi) che assume la carica di garante della provenienza o della qualità di prodotti o servizi (ad esempio Marchi di consorzi famosi, di formaggi, di alberghi, ecc.).

Il Marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori geografici, storici ed ambientali.

Il regolamento d’uso è un elemento fondamentale di ogni marchio collettivo e deve dettagliare le persone autorizzate a utilizzare il marchio e le condizioni per far parte dell’associazione di utilizzatori del marchio.

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

Un marchio di certificazione ha lo scopo di certificare determinate caratteristiche in un prodotto o servizio. Tali caratteristiche sono espresse nello specifico regolamento d’uso che viene depositato congiuntamente alla domanda di marchio o entro due mesi dalla stessa.

Un marchio di certificazione può essere depositato in Italia così come in Unione Europea tuttavia solo il marchio di certificazione nazionale italiano può essere utilizzato per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi.

Il regolamento d’uso del marchio di certificazione deve contenere:

• la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
• le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
• le condizioni d’uso del marchio di certificazione;
• le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione

Il richiedente del marchio di certificazione non può gestire un attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi designati dal marchio certificato, pur potendo essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o un organismo di diritto pubblico, deve mantenere l’obbligo di neutralità.

MARCHI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI CONFONDIBILI, ENTRO LE TEMPISTICHE PRESTABILITE

AZIONI DI NULLITÀ

TIPOOGIE DI MARCHI: MARCHIO DENOMINATIVO, FIGURATIVO, DI FORMA, DI POSIZIONE…

DEPOSITA SUBITO, DOPO LE ANALISI NECESSARIE

Indipendentemente dal momento in cui viene ottenuta la registrazione, è importante sottolineare che la protezione del marchio decorre dalla data di deposito della domanda pur diventando effettiva con la registrazione.

Ma quanto tempo ci vuole per registrare un marchio?

GLI EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE DECORRONO DALLA DATA DI DEPOSITO

CRISTALLIZZA LA DATA DI DEPOSITO

Il titolare di una domanda di marchio ha a disposizione un periodo di sei mesi dalla data del primo deposito per rivendicare la priorità nella sua domanda in un territorio estero. Se la priorità viene rivendicata, nel caso in cui qualcun altro depositi una domanda successivamente, la domanda del titolare della priorità avrà la precedenza su quelle degli altri. In altre parole, il titolare della priorità avrà la possibilità di far valere i diritti di proprietà intellettuale relativi al marchio prima degli altri.

Posso sempre registrare nome e cognome come brand?

Il marchio patronimico è una tipologia di marchio molto diffuso costituito da nome e cognome oppure solo da cognome.

Il Codice di Proprietà Industriale nell’art.8 stabilisce che nomi e cognomi possono essere registrati come marchio e non solo da parte di colui che si chiama come la denominazione scelta per il marchio: chiunque può registrare il nome che preferisce purchè utilizzando il marchio non si leda la nomea, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare il nome, non si crei confusione sul mercato e non si dia adito a tutte le violazioni definite nel Codice di Proprietà Industriale e nel Codice Civile (l’ufficio nel caso di nomi importanti può richiedere un documento che testimoni che il titolare del nome e cognome presta il suo consenso).

Come nel caso di marchi di altre tipologie, è sempre opportuno effettuare delle ricerche di anteriorità, poiché se è presente un marchio anteriore che riporta prodotti e servizi in settori merceologici uguali o affini a quello che sto utilizzando che adotta una denominazione che corrisponde con il nome e cognome da me scelto, l’utilizzo del mio marchio potrebbe essere illegittimo.

Posso sempre utilizzare nome e cognome come brand?

Nello scorso paragrafo è stato utilizzato il termine potrebbe poiché allo stesso tempo l’art. 21 del Codice di Proprietà Intellettuale sancisce nel primo paragrafo che una persona conserva il diritto di usare nell’attività economica il proprio nome nonostante la preesistenza di un marchio registrato altrui col medesimo nome.

Nel paragrafo successivo l’art. 21 rimanda alla valutazione del singolo caso sulla base del parametro fondamentale per le decisioni riguardo ai marchi: la confusione indotta al consumatore. Questo parametro si ricava dall’attenta valutazione di tutti gli elementi che compongono i marchi in esame su base della normativa

“Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.”

Una sentenza della Corte di Cassazione sancisce l’illegittimità dell’uso posteriore del patronimico:

“una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini.”

La parte sottolineata della precedente citazione si ricollega alla prima citazione dell’art.8 del Codice di Proprietà Industriale, poiché in settori merceologici identici o affini è oggettivo il rischio di confusione sul mercato.

La Giurisprudenza sottolinea oltretutto come al cognome debba esser attribuita una maggiore considerazione rispetto agli altri elementi costitutivi del marchio.

In maniera ancor più stringente, la Corte di cassazione in un’altra sentenza specifica che:

“In caso di marchio patronimico, l’aggiunta di un qualche elemento ulteriore non vale, di per sé, a conferire il requisito della novità-distinguibilità ad un secondo marchio contenente il medesimo patronimico”.

Questo principio, tuttavia, non deve essere dato universalmente per vero (infatti è riportata la dicitura “di per sé”) ma rimanda all’analisi del carattere distintivo, su base del Codice di Proprietà Industriale, degli elementi (figurativi o verbali) che accompagnano il marchio patronimico.

Di seguito viene riportata una sentenza della Suprema Corte che recita:

“qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 cod. civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società”.

In conclusione si evidenzia da parte della legge una maggior importanza per il titolare del marchio registrato nei confronti del titolare del nome e cognome che è soggetto alle limitazioni in funzione del primo.

Di conseguenza è sempre fortemente consigliato tentare la registrazione del proprio marchio patronimico se si sceglie di utilizzare nome e cognome come brand.